Cristian Louboutin - Le suole rosse costituiscono marchio tutelato

Christian Louboutin, noto creatore e produttore di scarpe, nel dicembre 2009 presentava domanda di registrazione di marchio [classe 25 - Calzature (escluse quelle ortopediche)] così descritto: “Il marchio consiste nel colore rosso (Pantone 18 – 1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)”. Successivamente, l’ambito di tutela del marchio veniva limitato alle “Calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)”.

La Van Haren Schoenen BV (di seguito, la “Van Haren”), società olandese attiva nel campo delle calzature, nel 2012 commercializzava un modello di scarpa da donna con tacco alto e suola rossa.
Christian Louboutin¹ citava la Van Haren in giudizio per contraffazione di marchio avanti il Tribunale dell’Aia, che ordinava alla Van Haren di cessare la vendita delle scarpe con suola rossa in quanto tale caratteristica non rivestiva una funzione solo ornamentale.

Nel giudizio di rinvio, la difesa della Van Haren faceva valere - sulla base del disposto dell’art. 2.1, paragrafo 2, della convenzione del Benelux² - la nullità del marchio controverso in quanto marchio figurativo bidimensionale, vale a dire una superficie di colore rosso.

In merito, il giudice del rinvio si pronunciava sostenendo che:
- In considerazione della rappresentazione grafica e della descrizione del marchio controverso, il colore rosso è inscindibilmente connesso alla suola di una scarpa e - di conseguenza - il marchio non può esser qualificato come marchio figurativo bidimensionale. Peraltro, la descrizione del marchio in cui è precisato che “il contorno della scarpa non fa parte del marchio” conferma che il contorno della scarpa ha lo scopo di mettere in evidenza la posizione del marchio e non di ridurlo a marchio bidimensionale;
- Una parte considerevole di consumatori identifica le scarpe con la suola rossa come scarpe di Christian Louboutin;
- La suola rossa attribuisce valore sostanziale alle scarpe di Christian Louboutin “in quanto tale colorazione fa parte dell’apparenza di queste scarpe, che svolge un ruolo importante nella decisione di acquistarle”.

Il Tribunale dell’Aja sospendeva quindi il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se la nozione di forma ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera e) iii) della direttiva 2008/95³ sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorno, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni) oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore.

LA SENTENZA

Secondo i giudici europei la tutela della suola rossa “non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione”.
Inoltre, “non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito esclusivamente dalla forma, ove l'oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d'identificazione riconosciuto a livello internazionale”.
La Corte afferma, quindi, che l’art. 3, paragrafo 1, lettera e) iii) della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto non è costituito esclusivamente dalla forma, ai sensi di tale disposizione.

Note

1. L’azione per contraffazione opponeva il Sig. Christian Louboutin e la Christian Louboutin SAS (nel testo, per brevità, semplicemente: “Christian Louboutin”.)
2. Art. 2.1. Convenzione del Benelux “Segni suscettibili di costituire un marchio Benelux”: 
1. Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le impornte, i timbri, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento e tutti gli altri segni suscettibili di rappresentazione grafica che servono a distinguere il prodotto o i servizi di un’impresa.
2. Tuttavia non possono essere registrati come marchi d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
3. Art. 3, paragrafo 1, lettera e) iii) della direttiva 2008/95 - “Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità: 
1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli
(…)
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Contatti

Per maggiori informazioni: Settore Fisco e Diritto d’Impresa - Servizio Legale alle Imprese – 
Avv. Elena Tiberio: elena.tiberio@assolombarda.it; 
Dott. Andrea Ferlito andrea.ferlito@assolombarda.it.